——由产品所含特征性的副产物确定其生产方法构成侵权
【案例要点】
方法专利侵权的举证为侵权诉讼中一难点；而当被认为是涉及非新产品的方法专利时，专利权人/原告负有举证责任，如何举证则更是难中之难。此时，专利权人通常无法获得被告的生产方法；若向法院申请对被告的生产方法进行证据保全，是否能够获得被告真实的生产方法则有相当变数。而举证责任依然归于专利权人/原告。本案中，原告依据使用涉案专利方法所得到的产品均含有三种特征性的副产物，而被告涉案的相同产品正含有这三种本专利方法的特征性的副产物，由此证明被告使用了原告的专利方法，从而构成侵权。北京市第二中级人民法院和北京市高级人民法院均采用了原告提出的证据，而被告未能举证证明其所声称的生产方法亦能产生这三种特征性的副产物，由此认定被告使用了与涉案专利方法基本相同的方法，侵犯了涉案专利权。
【案例索引】
审理法院 (一审)：中华人民共和国北京市第二中级人民法院
案号：（2007）二中民初字第12860号
审理法院(二审)：中华人民共和国北京市高级人民法院
案号：（2008）高民终字第164号
【当事人自然情况】
原告 BASF公司
被告 南通施壮化工有限公司
被告 北京阳光克劳沃生化技术有限公司
【一审当事人诉辩】
原告BASF公司起诉称：原告拥有中华人民共和国国家知识产权局授予的专利号为ZL 92115325.2 的“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利。原告于2006年11月15日发现被告南通施壮公司未经许可，以 生产经营为目的，生产、销售了依原告的专利方法直接得到的产品“垄鑫综合土壤消毒剂”（98％棉隆微粒剂）；被告阳光克劳沃公司未经许可，销售了上述产 品。原告认为，两被告的上述行为侵犯了涉案专利权，故诉至法院，请求判令：1、被告南通施壮公司停止使用涉案专利方法、停止销售并销毁涉案侵权产品，赔偿 原告经济损失及诉讼合理支出人民币50万元；2、被告阳光克劳沃公司停止销售涉案侵权产品；3、两被告共同承担本案诉讼费用。
被告南通施壮公司辩称：原告的专利方法涉及的产品并非新产品，被告南通施壮公司不应就此承担举证责任，原告无证据证明被告南通施壮公司使用了涉 案专利方法。被告南通施壮公司依其《棉隆微粒剂生产操作规程》生产涉案产品，没有加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部 结构来生产涉案产品，与涉案专利方法不同。被告南通施壮公司并未侵犯原告的专利权，未给原告造成损害，原告的赔偿请求没有依据，因此请求法院驳回原告对其 的诉讼请求。
被告阳光克劳沃公司辩称：该公司销售的涉案产品是自被告南通施壮公司合法取得，有合法来源。且该公司不知道涉案产品是未经专利权人许可而制造并售出的依照涉案专利方法直接获得的产品，其销售涉案产品的行为不构成侵权。因此，请求法院驳回原告对其的诉讼请求。
一审法院查明事实】
1991年，中华人民共和国农业部农药检定所发布的农药登记公告载明：临时登记号LS 91011是BASF公司登记的中文名为“必速灭98％颗粒剂”的农药，该农药的化学名称为“3，5-二甲基-四氢-2H-1，3，5-噻二嗪-2硫酮 ”，同时还登记了该农药的化学结构式。
1992年12月21日，BASF公司向中华人民共和国专利局提出“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备” 发明专利申请，并于1997年2月19日被授予专利权（专利号为ZL 92115325.2），该专利权至今有效。
该专利的权利要求书载明：
1、一种制备基本无粉尘的下式（Ⅰ）所示四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪 -2硫酮颗粒的方法，
其中将甲基胺（Ⅱ）与二硫化碳（Ⅲ）和甲醛（Ⅳ）反应或将N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基铵盐（Ⅴ）与甲醛（Ⅳ） 反应，所述反应在以化合物（Ⅱ）为基础计为0.1-10摩尔%的至少一种下式（Ⅵ）所示亚烷基二胺存在下进行，
R1-NH-A-NH-R2 （Ⅵ）
式中R1和R2相互独立地代表氢或C1-C4烷基，A是1，2-亚乙基，1，3-亚丙基或1，4-亚丁基桥，而且这些桥可带有1-4个C1-C4烷基。
该专利的说明书中载有如下内容：“本发明的目的是要提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮”。
中华人民共和国北京市海淀第二公证处于2006年11月23日出具的（2006）京海民证字第4371号公证书，对BASF公司的委托代理人于 2006年11月15日自阳光克劳沃公司购买涉案产品的过程进行了公证。阳光克劳沃公司销售的“垄鑫综合土壤消毒剂”的外包装箱上标注生产商为南通施壮公 司，代理商为阳光克劳沃公司。阳光克劳沃公司出具的发票载明，涉案产品的销售单价为每公斤45元，数量为20公斤，金额为人民币900元。此外，BASF 公司的委托代理人还在上述购买过程中取得了阳光克劳沃公司的宣传册。
BASF公司于2007年5月3日完成的检验报告显示，BASF公司农业化学产品部农业中心对邮寄至该公司的上述公证购买的涉案产品进行了高效 液相色谱分析。分析结果表明，南通施壮公司生产的涉案产品含有登记号为277939、277940、277455的三种典型杂质，上述杂质中的两个棉隆型 杂环是通过乙烯基桥相连的。BASF公司据此主张，上述特征是使用涉案专利方法生产棉隆产品时会出现的典型特征，南通施壮公司的涉案产品使用了涉案专利方 法。
上海市农药研究所检测中心于2007年5月21日出具的巴斯夫（中国）有限公司委托检验上述公证购买的涉案产品的检验报告显示，南通施壮公司生 产的涉案产品的色谱分析图出现了一个主峰和三个次峰，分别与BASF公司生产的棉隆产品的色谱图出现的一个主峰和三个次峰相对应。BASF公司据此主张， 上述三个次峰对应的就是涉案三种典型杂质。
另查，南通施壮公司与阳光克劳沃公司于2006年7月4日签订了《代理协议》，南通施壮公司授权阳光克劳沃公司在云南省、广东省代理销售南通施 壮公司生产的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品。双方约定：2006年的销售数量为1吨， 2007年的销售数量为3吨，2008年的销售数量为5吨，单价均为每吨人民币24 000元。在合同履行期间，2006年9月至2007年7月，南通施壮公司供应阳光克劳沃公司“垄鑫综合土壤消毒剂”3000公斤，阳光克劳沃公司于 2007年7月16日退货500公斤。
BASF公司为本案诉讼支出购买物证费人民币900元、公证费人民币2500元、检测费人民币4740元及律师费人民币35 715元。
【一审法院审理结果】
原告BASF公司作为涉案“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利权人，其所享有的专利 权应当受到中华人民共和国专利法的保护。任何单位或者个人未经原告BASF公司许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许 诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
本案双方当事人争议的焦点问题是原告BASF公司涉案专利方法涉及的产品是否为新产品；被告南通施壮公司是否使用涉案专利方法制造、销售了涉案 “垄鑫综合土壤消毒剂”产品以及是否应承担相应的法律责任；被告阳光克劳沃公司是否应就销售涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品的行为承担相应的法律责任。
第一，关于原告BASF公司涉案专利方法涉及的产品是否为新产品问题。
根据我国专利法的相关规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的 证明。而新产品是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。是 否属于新产品，应由原告BASF公司举证证明。依据本案现有证据，在涉案专利申请日前，我国农业部农药检定所发布的农药登记公告中包括原告BASF公司涉 案专利涉及的产品，而原告涉案专利说明书中也说明该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法，因此涉案专利涉及的产品并非新产品。原告 BASF公司以涉案专利方法所涉及的产品含有三种特征性杂质为由提出该产品属于新产品，故应由被告南通施壮公司承担相关举证责任的主张，依据不足，一审法院不 予支持。
第二，关于被告南通施壮公司是否使用涉案专利方法制造、销售了涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品以及是否应承担相应的法律责任问题。
原告BASF公司指控被告南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品使用了涉案专利方法，而该产品并非新产品，故原告BASF公 司应对此承担相应举证责任。根据原告BASF公司及上海市农药研究所检测中心分别出具的检验报告，被告南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂 ”产品中含有三种特征杂质，且杂质中的两个棉隆型杂环通过乙烯基桥相连。虽然被告南通施壮公司提出上述检验报告系原告自行检测或自行委托检测的，但所检测 的产品均系经公证购买的涉案产品，且两个检验报告能够相互印证，故被告南通施壮公司的上述抗辩主张，依据不足，一审法院不予采信。
原告BASF公司提出上述三种特征杂质系使用涉案专利方法制备棉隆产品过程中出现的典型杂质，即由于在制备过程中加入涉案专利方法中的亚烷基二 胺，才形成上述三种杂质。被告南通施壮公司虽主张其在生产涉案产品时并未加入亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来制 备棉隆颗粒剂，但其并未举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成上述三种特征杂质，故一审法院对其上述抗辩主张不予采纳。被告南通施壮公司还提出储存容器存在 残留物、设备未彻底清洗等原因都可能导致杂质的残存，但其未能就此进一步举证证明。故一审法院认定，被告南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂” 产品使用了与涉案专利方法基本相同的方法，侵犯了涉案专利权，被告南通施壮公司应就此承担停止侵权、赔偿损失及诉讼合理支出的法律责任。
第三，关于被告阳光克劳沃公司是否应就销售涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品的行为承担相应的法律责任问题。
根据我国专利法的相关规定，为生产经营目的销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的， 不承担赔偿责任。被告阳光克劳沃公司已举证证明其销售的涉案产品系自被告南通施壮公司合法取得的，被告南通施壮公司亦对此予以认可，故被告阳光克劳沃公司 不应就其涉案行为承担赔偿责任，但应承担停止销售涉案产品的法律责任。
综上，原告BASF公司请求法院判令被告南通施壮公司承担停止侵权、赔偿经济损失及诉讼合理支出的法律责任，以及请求法院判令被告阳光克劳沃公 司承担停止销售的法律责任，理由正当，一审法院予以支持。鉴于判令被告南通施壮公司停止生产、销售使用涉案专利方法制造的涉案产品足以制止涉案侵权行为，故原 告BASF公司提出销毁涉案产品的主张，依据不足，一审法院不予支持。关于赔偿经济损失的数额问题，原告所提赔偿请求数额过高，其亦未提交充分证据予以证明， 一审法院对此不予全额支持。一审法院将根据被告南通施壮公司涉案侵权行为的性质、持续时间、主观过错程度等因素予以酌定。
一审法院依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第（一）项、第（七）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十七条第二款、第六十条、第六十三条第二款之规定，判决如下：
一、南通施壮化工有限公司于本判决生效之日起，停止生产、销售使用涉案专利方法制造的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品；
二、北京阳光克劳沃生化技术有限公司于本判决生效之日起，停止销售涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品；
三、南通施壮化工有限公司于本判决生效之日起十日内，赔偿BASF公司经济损失人民币二十万元及因本案诉讼支出的合理费用人民币一万三千元；
四、驳回BASF公司的其他诉讼请求。
案件受理费人民币8800元，由BASF公司负担人民币2000元（已交纳），由南通施壮化工有限公司负担人民币6000元（于本判决生效之日起7日内交纳），由北京阳光克劳沃生化技术有限公司负担人民币800元（于本判决生效之日起7日内交纳）。
BASF公司、南通施壮公司均不服原审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。
【二审当事人诉辩】
BASF公司上诉请求维持原审判决第一、二项；变更原审判决第三项为南通施壮公司赔偿其经济损失及制止侵权的合理支出等费用人民币50万元；撤销原 审判决第四项，判决南通施壮公司销毁涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品；认定涉案专利产品为新产品。其理由是：原审判决确定的赔偿数额过低，南通施壮公司侵 权持续时间长、种类繁多、侵权规模广泛，BASF公司受到严重的损失，为本案诉讼实际支出了相当的调查费和律师费；被控侵权产品应当销毁，若不销毁，不足 以制止涉案侵权行为；涉案专利产品为新产品的事实应予认定，涉案专利产品的组份、性能与已知的产品不同。
南通施壮公司上诉请求撤销原审判决，依法驳回BASF公司的诉讼请求。其理由是：一审法院以单方委托的鉴定报告认定案件事实没有法律依据；即使不考 虑鉴定报告的程序瑕疵，BASF公司的鉴定意见也不能说明南通施壮公司的生产方法侵权；一审法院已认定BASF公司的专利产品不是新产品，BASF公司应 举证证实南通施壮公司的生产方法使用了涉案专利方法，否则BASF公司应承担举证不能的法律后果；原审判决确定的赔偿数额没有事实与法律依据。
阳光克劳沃公司服从原审判决。
【二审法院查明事实】
1991年，农药检定所发布的农药登记公告载明：临时登记号LS 91011是BASF公司登记的中文名为“必速灭98％颗粒剂”的农药，该农药的化学名称为“3，5-二甲基-四氢-2H-1，3，5-噻二嗪-2硫酮 ”。该公告同时还登记了该农药的化学结构式。
1992年12月21日，BASF公司向原中华人民共和国专利局提出涉案发明专利申请，并于1997年2月19日被授予发明专利权，专利号为ZL 92115325.2，专利权人为BASF公司，该专利权至今有效。该专利的权利要求书载明：
“1、一种制备基本无粉尘的下式（Ⅰ）所示四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的方法，其中将甲基胺（Ⅱ）与二硫化碳（Ⅲ）和甲 醛（Ⅳ）反应或将N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基铵盐（Ⅴ）与甲醛（Ⅳ） 反应，所述反应在以化合物（Ⅱ）为基础计为0.1-10摩尔%的至少一种下式（Ⅵ）所示亚烷基二胺存在下进行，
R1-NH-A-NH-R2 （Ⅵ）
式中R1和R2相互独立地代表氢或C1-C4烷基，A是1，2-亚乙基，1，3-亚丙基或1，4-亚丁基桥，而且这些桥可带有1-4个C1-C4烷基。”
该专利的说明书中载有如下内容：“本发明的目的是要提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮”。
2006年11月15日，BASF公司向阳光克劳沃公司购买了20公斤“垄鑫综合土壤消毒剂”，每公斤45元，共计900元。阳光克劳沃公司销售的涉案产品外包装箱上标注生产商为南通施壮公司，代理商为阳光克劳沃公司。
BASF公司农业化学产品部农业中心对上述涉案产品进行了高效液相色谱分析。分析结果表明，南通施壮公司生产的涉案产品含有登记号为277939、 277940、277455的三种典型杂质，上述杂质中的两个棉隆型杂环是通过乙烯基桥相连的。BASF公司据此主张，上述特征是使用涉案专利方法生产棉 隆产品时会出现的典型特征，南通施壮公司的涉案产品使用了涉案专利方法。
上海市农药研究所检测中心于2007年5月21日出具的巴斯夫（中国）有限公司委托检验上述公证购买的涉案产品的检验报告显示，南通施壮公司生产的 涉案产品的色谱分析图出现了一个主峰和三个次峰，分别与BASF公司生产的棉隆产品的色谱图出现的一个主峰和三个次峰相对应。BASF公司据此主张，上述 三个次峰对应的就是涉案三种典型杂质。
另查，南通施壮公司与阳光克劳沃公司于2006年7月4日签订了《代理协议》，南通施壮公司授权阳光克劳沃公司在云南省、广东省代理销售南通施壮公 司生产的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品。双方约定：2006年的销售数量为1吨， 2007年的销售数量为3吨，2008年的销售数量为5吨，单价均为每吨人民币24 000元。在合同履行期间，2006年9月至2007年7月，南通施壮公司供应阳光克劳沃公司“垄鑫综合土壤消毒剂”3000公斤，阳光克劳沃公司于 2007年7月16日退货500公斤。
BASF公司为本案诉讼支出购买物证费人民币900元、公证费人民币2500元、检测费人民币4740元及律师费人民币35 715元。
以上事实有涉案专利文件、中华人民共和国北京市海淀第二公证处于2006年11月23日出具的（2006）京海民证字第4371号公证书、购货发 票、阳光克劳沃公司的宣传册、BASF公司、上海市农药研究所检测中心分别出具的检验报告、相关的物证费、公证费、检测费发票及律师费付款凭证、1991 年农药登记公告、代理协议、供货证明和两份证明书以及当事人陈述等证据在案证明。
【二审法院审理结果】
BASF公司是涉案专利权人，其所享有的专利权受我国专利法的保护。任何单位或者个人未经BASF公司许可，不得实施其专利，即不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
根据我国专利法的相关规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，但是BASF公司首先应当举证证明按照涉案专利方法生产的产品为新产品。
所谓“新产品”应当是指在我国国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面 有明显区别。涉案专利涉及的是一种制备基本无粉尘的四氢-3，5-二甲基-1，3，5-噻二嗪-2硫酮颗粒的方法，而涉案专利说明书中也说明该专利的发明 目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法，在涉案专利申请日前，农药检定所发布的农药登记公告中包括BASF公司涉案专利涉及的产品，即“3，5-二 甲基-四氢-2H-1，3，5-噻二嗪-2硫酮”，因此，依据涉案专利所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、 性能、功能方面没有明显区别，不属于新产品。
由于使用涉案专利方法制造的产品不属于新产品，故应当由BASF公司承担举证责任，证明南通施壮公司生产的被控侵权产品是使用了涉案专利方法制造 的。BASF公司提交了两份检验报告，一份是BASF公司自行做出的，另一份是由BASF公司单方委托上海市农药研究所检测中心做出的，两份报告结论是一 致的。由于上海市农药研究所检测中心与本案当事人并无利害关系，南通施壮公司如对其做出的检测结论持有异议，应当提交相反证据加以证明。虽然南通施壮公司 提出其在生产涉案产品时并未加入涉案专利方法中使用的亚烷基二胺，而是通过使用十二烷基磺酸钠等其他助剂和改变反应器内部结构来制备棉隆颗粒剂，但其并未 举证证明加入十二烷基磺酸钠等助剂会形成检验报告中涉及的三种特征杂质。南通施壮公司还提出储存容器存在残留物、设备未彻底清洗等原因都可能导致杂质的残 存的抗辩理由，但均没有证据予以支持。因此，BASF公司提交的证据足以证明南通施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品使用了与涉案专利方 法基本相同的方法，侵犯了涉案专利权，南通施壮公司应就此承担停止侵权、赔偿损失及诉讼合理支出的法律责任。
一审法院判令南通施壮公司停止生产、销售使用涉案专利方法制造的涉案产品，足以制止涉案侵权行为，南通施壮公司已无法从中获取非法利益，故BASF 公司提出销毁涉案产品的上诉请求依据不足，二审法院不予支持。一审法院根据南通施壮公司涉案侵权行为的性质、持续时间、主观过错程度等因素酌定的赔偿数额并无不当。
综上所述，BASF公司、南通施壮公司的上诉理由均不能成立，上诉请求二审法院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费人民币八千八百元，由BASF公司负担人民币二千元（已交纳），由南通施壮化工有限公司负担人民币六千元（于本判决生效之日起七日内 交纳），由北京阳光克劳沃生化技术有限公司负担人民币八百元（于本判决生效之日起七日内交纳）。二审案件受理费八千八百元，由BASF公司负担人民币四千 五百元（已交纳），由南通施壮化工有限公司负担人民币四千三百元（已交纳）。
【代理人意见】
原告方代理律师认为：
本案是涉及方法专利，该专利的相应申请于1993年前提出的；而起诉时间为2007年。因此，本案有如下几个问题：新产品的认定、方法专利侵权的建立。下面分别进行论述。
（1）新产品的认定
原告主张涉案专利产品为新产品。理由如下：
（1）本专利申请之前，并没有本专利产品在中国生产和销售。
（2）本专利产品在组份、性能与已知的产品不同。本专利方法产品包括上述三种特征性的成分，这些成分与棉隆凝聚成团，从而减少了小颗粒的棉隆的产生。此外，这些二聚体本身具有活性。
（3）现有技术中没有公开含有上述特征性组份的棉隆产品。
法院认为，新产品是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或其质量、性能、功能方法有明显的区别。由于在本专利申请日前，BASF公司获得了该产品的农药登记证，而原告说明书也说明该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法，因此，本专利的产品并非新产品。
（2）方法专利侵权的建立
在方法专利侵权中，困难之一是专利权人难以得到被告使用专利方法的直接证据。专利权人无法到被告生产厂中得到被告的生产方法的证据。有些案件，专利权人向法院申请对被告的生产方法进行证据保全，但证据保全是否能够获得被告真实的生产方法存在很大的变数。
本案中，法院利用间接证据，即根据产品检测报告所测定的特征性的副产物，认定了该产品采用专利方法生产，从而构成侵权。如上所述，本专利方法中加入了亚烷基二胺，所得到的产品具有上述特征性的组份。现有技术的生产方法中没有加入亚烷基二胺，所生产的棉隆产品就不可能含有上述特征性组份。
本案例收录在«专利名案解读»一书中，中国知识产权研究会专利委员会、最高人民法院中国应用法学研究所编，知识产权出版社，2010年